IP Assignment en startups: el error que bloquea el financiamiento

La IP de una startup —código, marcas, patentes, algoritmos— es su activo más valioso. Si no está legalmente en manos de la empresa sino de sus fundadores, cualquier inversor que haga due diligence lo detectará y puede detener la ronda.

¿Cuál es el error de IP más común en startups?

El escenario más frecuente: dos fundadores crean una startup. Uno escribe el código en su computadora personal, usando su tiempo libre. Cuando incorporan la empresa, 'acuerdan verbalmente' que ese código pertenece a la empresa, pero nunca firman un Assignment Agreement formal. Meses después, cuando llega un inversor, el abogado de due diligence pregunta: ¿quién tiene los derechos sobre el código? La respuesta honesta es: legalmente, el fundador que lo escribió, no la empresa.

Este escenario no es teórico; es uno de los problemas más comunes que aparecen en due diligence de startups latinoamericanas. En la práctica, el 40% de las startups pre-seed revisadas por fondos de venture tienen algún problema de IP assignment, según datos de Latitud VC de 2023.

¿Qué es el IP Assignment Agreement y cómo firmarlo?

La solución es simple en teoría: cada fundador, empleado, y contratista que contribuyó a crear tecnología para la empresa debe firmar un acuerdo de cesión de propiedad intelectual (IP Assignment Agreement o Invention Assignment Agreement). Este documento transfiere a la empresa todos los derechos sobre el trabajo creado en el contexto de la relación con la empresa.

Para fundadores: se firma al momento de la incorporación o inmediatamente después, como parte del Founders Agreement o el vesting agreement. Para empleados: se incluye como parte del contrato de trabajo o el acuerdo de confidencialidad. Para contratistas: se incluye en el contrato de servicios y aplica específicamente al trabajo realizado para la empresa.

Qué pasa con trabajos previos

Un área gris es el 'prior work': código o tecnología que un fundador creó antes de fundar la empresa pero que se usará como base del producto. La solución técnica es incluir en el Founders Agreement un Schedule A que liste explícitamente qué IP anterior está excluida de la cesión y qué está incluida (o se licencia a la empresa). Sin esta claridad, la empresa puede reclamar derechos sobre todo, o el fundador puede reclamar que nada cedió; ambas posiciones son problemáticas.

Marcas y dominio

Además del código, verifica que el dominio web esté registrado a nombre de la empresa (no de un fundador personal), y que la marca esté en proceso de registro o ya registrada. El dominio a nombre de un fundador individual es un red flag menor pero frecuente que se soluciona fácilmente, y que conviene resolver antes de que llegue el due diligence.

IP Assignment en Chile: Ley 17.336, Ley 19.039 y lo que cambia

En Chile, el IP Assignment debe considerar dos regímenes legales que no tienen equivalente exacto en el derecho anglosajón:

Ley 17.336 (Propiedad Intelectual) — derechos morales irrenunciables: En Chile y en general en los sistemas de derecho continental, el autor de una obra tiene dos tipos de derechos: (1) derechos patrimoniales, que son transferibles por contrato y que el IP Assignment puede ceder a la empresa, y (2) derechos morales, que son irrenunciables e intransferibles por ministerio de ley (art. 16 Ley 17.336). El derecho moral incluye el derecho a reivindicar la autoría y a mantener la integridad de la obra. Esto significa que aunque el código sea legalmente de la empresa, el desarrollador conserva siempre su derecho de autoría moral.

Implicación práctica para startups: el IP Assignment en Chile no puede eliminar los derechos morales del autor —es inútil intentarlo con contratos—. Lo que sí puede y debe ceder el empleado/contratista son todos los derechos patrimoniales (explotación, modificación, distribución, sublicencia). Un IP Assignment Agreement correctamente redactado bajo derecho chileno debe ceder explícitamente los derechos patrimoniales en todas sus modalidades conocidas y futuras, sin incluir cláusulas de renuncia a derechos morales (que serían nulas de pleno derecho y generarían dudas sobre la validez del contrato completo).

Ley 19.039 (Propiedad Industrial) — secreto comercial: El art. 86 y siguientes de la Ley 19.039 protegen el secreto comercial como derecho de propiedad industrial. Para que el know-how, los algoritmos o la arquitectura técnica de una startup sean protegibles como secreto comercial en Chile (en caso de litigio con un ex-empleado, por ejemplo), la empresa debe demostrar que: (1) la información es secreta, (2) tiene valor comercial por ser secreta, y (3) se han tomado medidas razonables para mantenerla secreta. El IP Assignment firmado por el empleado es evidencia directa de esa tercera condición. Sin IP Assignment, probar ante el INAPI o un tribunal que se implementaron medidas razonables de protección es mucho más difícil.

Marcas en Chile: El registro de marcas ante el INAPI toma entre 12 y 18 meses desde la solicitud hasta la concesión. A diferencia de EE.UU. (donde se puede registrar directamente como empresa), en Chile el registro puede hacerse a nombre de la empresa SpA desde el inicio. El costo es ~$25.000 CLP por clase de Nice. Si el dominio o la marca estaban originalmente registrados a nombre de un fundador, la cesión requiere un acuerdo de cesión de marca ante el INAPI con costo adicional.

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