IP Assignment: el documento más crítico que suele faltar

El IP Assignment Agreement — acuerdo de cesión de propiedad intelectual — es probablemente el documento más crítico que no tienen muchas startups. Sin él, el código que escribió el fundador-CTO, la metodología que desarrolló el equipo o la marca que diseñó el co-fundador antes de incorporar la empresa pueden no pertenecer legalmente a la empresa. El resultado: en la due diligence de cualquier ronda o adquisición, el comprador o inversor descubrirá que la empresa no tiene título claro sobre sus activos más valiosos.

¿Por qué la IP no pertenece automáticamente a la empresa?

En la mayoría de las jurisdicciones, la propiedad intelectual pertenece por defecto a quien la creó — no a quien la financió o a la empresa para la que trabaja. Hay excepciones (obra por encargo, trabajo en relación de dependencia con cláusulas específicas), pero en etapas tempranas, cuando los fundadores trabajan como contractors o simplemente como socios antes de incorporar, la IP puede quedar en una zona gris.

Además, el trabajo realizado antes de la incorporación definitivamente no pertenece a la empresa — la empresa no existía. El IP Assignment transfiere retroactivamente la propiedad de ese trabajo previo a la entidad.

Quién debe firmar el IP Assignment

Todos deben firmarlo:

• Fundadores: Incluyendo el trabajo realizado antes de la incorporación. Especialmente el código, la arquitectura técnica, las patentes y la marca.
• Primeros empleados: Antes o al momento de firmar su contrato de trabajo. Muchas empresas incluyen la cláusula de IP assignment directamente en el contrato.
• Contractors y freelancers: Antes de que entreguen cualquier trabajo. Sin esta firma, el trabajo de un freelancer que desarrolló el MVP puede pertecerle al freelancer.
• Co-fundadores que se fueron: Uno de los problemas más complicados de resolver en due diligence es un ex co-fundador que se fue sin firmar el IP assignment y que puede argüir que tiene derechos sobre la propiedad intelectual.

Qué debe cubrir el IP Assignment

Un buen IP assignment cubre:

• Código fuente y software (incluyendo versiones anteriores)
• Patentes y solicitudes de patentes (presentes y futuras basadas en trabajo existente)
• Marcas y nombres comerciales
• Trade secrets y know-how
• Bases de datos y datos propietarios
• Diseños y materiales creativos
• Cualquier invento desarrollado en el contexto del trabajo para la empresa, incluyendo el período previo a la incorporación

¿Qué pasa si falta el IP Assignment en la due diligence?

En la due diligence de una Serie A, el inversor revisará los IP assignments de todos los fundadores y primeros empleados. Si alguno no está firmado, el inversor puede:

• Requerir que se obtenga la firma como condición de cierre
• Retener parte del precio hasta que se resuelva (en M&A)
• Reducir la valoración por el riesgo legal
• En casos extremos, rechazar la inversión

Obtener la firma de un fundador que ya se fue y tiene resentimientos puede ser difícil y costoso. La solución es hacerlo antes de que haya conflicto — al momento de la incorporación, o en los primeros meses del proyecto.

IP Assignment en Chile: el Código del Trabajo y quién posee el IP creado

En Chile, la propiedad intelectual creada por un empleado en ejercicio de sus funciones pertenece al empleador (Ley 17.336). Sin embargo, el IP Assignment sigue siendo crítico para: (1) IP creado ANTES de la relación laboral — el código o invenciones que un fundador desarrolló antes de incorporarse no pertenecen automáticamente a la empresa, y (2) trabajo creado fuera del horario laboral con recursos propios, donde el derecho del empleador es más débil.

Para fundadores de SpAs chilenas: el IP Assignment entre cofundadores y la SpA debe firmarse al momento de la constitución. Si los fundadores desarrollaron el producto antes de constituir la empresa, ese IP pre-constitución debe cederse formalmente a la SpA con un Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual. En due diligence, la ausencia de este documento para IP desarrollado antes de la constitución es un problema material que puede retrasar o bloquear la inversión.

Marca registrada y patentes en Chile: si la startup tiene activos de IP registrables (marcas, patentes, software), registrarlos en el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) fortalece la posición en due diligence y protege contra usos no autorizados por terceros. El registro de marca en Chile tarda 6–18 meses y cuesta aproximadamente $140.000 CLP por clase. Las patentes de invención son más complejas y costosas, pero pueden ser valiosas para startups de deep tech.

La cláusula de cesión de IP en los contratos de empleados chilenos

En Chile, la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual establece que la propiedad intelectual creada por el empleado en el contexto de su trabajo pertenece al empleador solo si existe una cláusula contractual que lo establezca expresamente. Sin esa cláusula, el código que escribe un desarrollador en horario de trabajo, usando los recursos de la empresa, técnicamente le pertenece al desarrollador. Para una startup de software, esto es un riesgo crítico: si un empleado clave sale en malos términos y hay dispute sobre la IP, la empresa puede no tener título claro sobre su propio producto. La cláusula de cesión debe incluir: que toda obra creada en el contexto del empleo (durante el horario de trabajo, usando recursos de la empresa, relacionada con el giro) es propiedad de la empresa; que el empleado cede todos los derechos morales que la ley permita ceder; y que la empresa puede registrar esa IP a su nombre sin necesitar autorización adicional del empleado.

Consultores y contratistas: el riesgo más frecuente de IP en startups

El riesgo de IP más subestimado en startups chilenas no es con los empleados — es con los consultores y contratistas. Un desarrollador externo que construye la versión inicial del producto bajo un contrato de prestación de servicios retiene los derechos de autor sobre su trabajo a menos que el contrato establezca explícitamente la cesión. A diferencia del empleo, no hay presunción de cesión en un contrato de servicios. Muchas startups en etapa pre-seed contratan desarrolladores freelance sin cláusulas de IP porque el proyecto parece pequeño y temporal — y años después, cuando el producto vale millones, ese desarrollador tiene potencialmente un reclamo sobre el código que escribió. El remedio: incluir cláusula de cesión y work-for-hire en todos los contratos de servicios desde el primer día, sin excepción, independientemente del monto o duración del contrato.

El proceso de registro de marcas y patentes en Chile

Además de la IP del software, las startups deben proteger activamente su marca. En Chile, el registro de marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) cuesta entre CLP 50.000 y CLP 300.000 según la clase de producto/servicio, y protege la marca por 10 años renovables. El proceso toma 6–12 meses en promedio. Las startups frecuentemente retrasan el registro de marca hasta tener más recursos — y descubren que la marca ya fue registrada por un tercero o que hay conflictos con marcas existentes que habrían podido resolverse más fácilmente al inicio. Para startups con ambición regional, el registro internacional bajo el Protocolo de Madrid (que cubre 130+ países con un solo trámite) puede ser estratégicamente valioso, aunque con costos significativamente mayores (USD 1.500–5.000+ dependiendo de los países elegidos).

La revisión de IP en el due diligence: qué busca el inversor

En el due diligence de una ronda Serie A o de un M&A, la revisión de IP incluye: (1) verificar que todos los contratos con empleados y consultores incluyen cláusula de cesión bajo Ley 17.336, (2) confirmar que el código abierto usado en el producto está bajo licencias compatibles con el uso comercial (MIT, Apache 2.0, BSD son compatibles; GPL puede crear obligaciones de open-source que compliquen la venta de la empresa), (3) verificar que las marcas están registradas en las clases correctas y en los mercados donde opera la empresa, (4) confirmar que no hay claims de IP pendientes de ex-empleados o consultores. Si alguno de estos puntos tiene problemas no resueltos, el inversor puede: reducir la valoración para reflejar el riesgo, exigir que el problema se resuelva antes del closing, o incluir representaciones y garantías específicas en el SPA con indemnización si aparece una reclamación de IP post-cierre.

Pianel centraliza los documentos de IP assignment junto al cap table, generando el checklist de due diligence que muestra a los inversores que todos los fundadores y empleados clave han cedido sus derechos de propiedad intelectual a la empresa antes de cualquier ronda de financiamiento.